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Todas las empresas, sea cual fuere su tamaño, disponen de un patrimonio intangible que merece ser considerado y protegido. Estos activos, generados por el ser humano y su creatividad, son los que constituyen el capital intelectual, habiéndose convertido LA MARCA, en el activo más valioso de las empresas.

No obstante, aquellas mercantiles que no deseen protegerlo, han de ser conscientes de su obligación de respetar los derechos de propiedad industrial, titularidad de terceros, por lo que mantener la sociedad al margen de la legislación en dicha materia, es entrar en un juego que entraña riesgos ingentes, que puede llevar aparejada la imposición de sanciones y elevadas reclamaciones, e incluso la paralización de la actividad social.

1. La marca: concepto, protección y derechos que confiere

Con carácter previo a entrar a valorar el fondo que pone título a este post, nos referiremos al concepto, entendiéndose por marca, todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de las demás.

La adquisición de los derechos sobre la marca, en nuestra legislación, se produce con el registro válidamente efectuado de conformidad con la Ley, otorgándose el mismo, por un periodo de diez años desde la presentación de la solicitud, renovable por periodos sucesivos de diez años indefinidamente.

Los derechos que confiere la marca a su titular, tienen una doble vertiente: activa y pasiva. Activa, por cuanto que facultan a su titular para su explotación y utilización en el tráfico económico para la diferenciación de sus productos o servicios, y pasiva por cuanto que facultan a su titular para impedir el registro y utilización de nuevas marcas idénticas o semejantes (tanto en denominación como en representación) para la comercialización de productos o servicios idénticos o semejantes, e incluso para productos o servicios distintos en caso de tratarse de marcas notorias y renombradas.

Y es precisamente una facultad que otorga esta segunda vertiente, la que legitima al titular de la marca, para iniciar el correspondiente procedimiento por infracción de marca, valiéndose para ello, de las acciones que se expondrán a continuación.

2. Acción de cesación de los actos que violen su derecho

Esta pretensión recogida en el artículo 41.1.a LMa, permite reprimir las consecuencias de la vulneración del derecho que confiere el registro de marca, evitando que continúen produciéndose, e incluso, evitando que puedan llegar a tener lugar.

La estimación de la presente acción, procede en base a dos requisitos objetivos que son: que se haya producido efectivamente la vulneración de la marca (ha de acreditar dicho extremo el actor), y que exista peligro de continuidad de violación, de que en el futuro vuelva a repetirse la misma, siendo que en el caso de que el demandado sea un empresario, cabe presumir el riesgo de repetición, precisamente por el carácter de continuidad indefinida de la actividad empresarial, salvo que demuestre que ha sido un hecho aislado.

Si el juzgador estima la pretensión del actor, y declara la existencia de violación en el derecho marcario del demandante, podrá declarar tanto la paralización de las actuaciones que se estaban llevando a cabo, como la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga dicha violación.

3. La indemnización de daños y perjuicios

El artículo 41.1.b LMa recoge la posibilidad del titular de la marca registrada que ha visto violados sus derechos, de entablar la acción de daños y perjuicios ocasionados por la infracción, siendo que regula en los artículos 42 LMa y siguientes, los presupuestos, cuantificación y tipos de indemnizaciones y responsabilidades.

Responsabilidad objetiva en supuestos de infracción de marca (art.42.1 LMa)

Se delimita la responsabilidad objetiva, y por tanto, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados, aquellos que cometan alguno de los siguientes actos:

– Utilicen sin consentimiento de su titular, cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada.

– Utilicen sin el consentimiento de su titular, el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.

– Los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados.

Por tanto, una vez acreditado que alguno de los actos anteriormente descritos, efectivamente se ha realizado, supondrá automáticamente la responsabilidad del infractor, sin necesidad de que se deba realizar, conducta o acción alguna por parte del actor.

Responsabilidad subjetiva en supuestos de infracción de marca (art.42.2 LMa)

La responsabilidad subjetiva, a diferencia de la objetiva, se delimita para cualquier otra violación de derechos de marca registrada distinta a las citadas anteriormente, esto es, a los supuestos 34.3 b),d) y e) LMa, y se derivará responsabilidad:

– Cuando el titular de la marca haya realizado advertencia fehaciente de la violación del derecho, con la identificación de marca, y el requerimiento de cese en dicha actuación. Una vez realizada la comunicación al infractor, éste debe cesar en el uso de la marca, aunque no exista una sentencia que expresamente indique que la infracción de marca existe.

– Cuando medie culpa o negligencia en la actuación del infractor (entendida como la especial falta de diligencia del infractor que emplea una marca sabiendo que se trata de un signo registrado, y precisamente este conocimiento, exime al actor de realizar el requerimiento previo).

– Cuando se trate de una marca notoria o renombrada, en cuyo caso, precisamente por el carácter especial de dicha marca, conocida por el consumidor medio y por tanto, por el empresario diligente, se exime igualmente del requisito de la comunicación fehaciente.

Daños y perjuicios cuantificables y reglas para cuantificarlo

El art. 43 LMa, recoge que podrán ser reclamados a través de esta acción:

– Las pérdidas sufridas

– Las ganancias dejadas de obtener

– El perjuicio causado al prestigio de la marca

– Los gastos de investigación para acreditar la comisión de la infracción

– El daño moral

La dificultad de cuantificar dichas partidas, radica en la prueba para acreditar, tanto su existencia como su valoración, por lo que se permite al actor, solicitar del infractor la exhibición documental que crea pertinente.

No obstante, el propio precepto, indica unos hitos a tener en cuenta para la valoración de dichas partidas indemnizables, como son la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.

Indemnización ope legis

Precisamente, debido a la dificultad probatoria que supone el acreditar las partidas indemnizables, la propia LMa, en el último apartado del art.43, recoge una “fictio iuris”, mediante la cual se llega a la conclusión de que al titular al que se le haya reconocido la infracción de los derechos de marca registrada, necesariamente se le han ocasionado unos daños y perjuicios, por lo que en todo caso, tiene derecho a percibir por dicho concepto, “el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor, con los productos o servicios ilícitamente marcados”, sin necesidad de prueba alguna, esto es, simplemente acreditando que la violación de los derechos de marca nacional registrada, han sido vulnerados.

Como se ha dicho en líneas anteriores, si el titular del derecho, acredita que los daños y perjuicios ocasionados, han sido superiores, podrá reclamar el exceso.

Los requisitos para la efectividad del canon son:

– Declaración judicial de violación de marca

– Acreditación por parte del titular de la marca del montante del negocio realizado por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

4. La indemnización coercitiva

Con el objetivo de proteger al titular de la marca, la LMa incorpora una medida, en aras a evitar que se perpetúen en el mercado los actos de infracción de marca, una vez que los Tribunales ya han condenado al infractor a la cesación de los actos de violación, estableciendo que se fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

5. La acción de remoción

Las pretensiones recogidas en las letras c), d) y e) del apartado 1 del art.41 LMa, van dirigidas a eliminar o remover los efectos residuales en los que se materializa la violación del derecho, así como a conseguir que cese su repetición en el futuro.

Es decir, lo que se consigue con estas medidas, es precisamente satisfacer el interés del titular de marca registrada, en que sea ordenada la retirada del tráfico económico de todo aquello que habiendo servido para la violación de su derecho, pueda continuar produciendo efectos perjudiciales cuando son idóneos para ello.

Los requisitos para su estimación son:

Que el actor acredite la comisión de la violación del derecho de marca.

Que subsistan los medios que resultaren de la vulneración del derecho.

Las medidas que se adopten han de ser objetivamente adecuadas para eliminar los efectos de la infracción del derecho de marca, y ser proporcionadas.

 6. La publicación de la sentencia

El titular del derecho de marca violado, puede solicitar del órgano jurisdiccional que se publique a costa del demandado, la sentencia que estime la violación del derecho.

No obstante, si el juzgado no declara dicha condena a la publicación, el litigante que haya visto estimadas sus pretensiones en el litigio, puede proceder a difundir la sentencia firme, a su costa.

 7. Conclusión

Las empresas, especialmente las de nueva creación, realizan inversiones elevadas (económicas y de tiempo) para dar a conocer sus productos o servicios, para concienciar sobre sus características, y hacer que se asocien e identifiquen bajo una identidad, la marca que se ha creado para ello.

Es signo de distinción y de competitividad asociada a una empresa, y las inversiones dirigidas a dicho fin, pueden caer en saco roto, de no proceder al registro y protección de la misma, puesto que si un tercero la registra, adquirirá los derechos de explotación, y podrá solicitar el cese de cualquier actividad para la que haya registrado el signo distintivo, beneficiándose además, de los esfuerzos que la empresa que la utilizaba sin protegerla, hubiera destinado hacia esa diferenciación y reputación.

Por último, reseñar que a pesar de que los derechos de Propiedad Industrial son concedidos por el Estado, a solicitud del interesado, es responsabilidad del titular asegurar que sus derechos no sean infringidos y en caso de que así fuera, instar las acciones necesarias para la defensa de los mismos, motivo por el que nacen estas líneas, para reiterar que, proteger la marca es proteger la identidad.

Maitane Valdecantos Flores
Departamento Legal. Área de Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho de las TIC.

Foto: The Relevant Authorities  (flickr con licencia Creative Commons BY-SA 2.0)

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