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La abogada y especialista en propiedad intelectual e industral, Maitane Valdecantos, desvela a los clientes de ETAX ABOGADOS la importancia de proceder al registro de la marca como único sistema legal efectivo para ejercitar todos nuestros derechos en el tráfico económico y la explotación de nuestros productos o servicios.

¿Por qué es importante registrar la marca?

El motivo fundamental por el que no sólo es importante, sino que es necesario proteger la marca, es precisamente que ésta, representa y transmite la trayectoria de la empresa, su competitividad y reputación, la esencia de lo que hacemos y del cómo lo hacemos.

La adquisición de los derechos sobre la marca, en nuestra legislación, se produce con el registro válidamente efectuado de conformidad con la Ley, otorgándose el mismo, por un periodo de diez años desde la presentación de la solicitud, renovable por periodos sucesivos de diez años indefinidamente.

Las empresas, realizan inversiones elevadas (económicas y de tiempo) para dar a conocer sus productos y servicios, para concienciar sobre sus características, y hacer que se asocien e identifiquen los mismos, bajo una identidad, la marca que se ha creado para ello.

Dichas inversiones pueden caer en saco roto, de no proceder al registro y protección de la marca, dado que si un tercero la registra, adquirirá los derechos de explotación de la misma.

Únicamente el registro de la marca, faculta a su titular, por un lado, para su explotación y utilización en el tráfico económico para la diferenciación de sus productos con carácter exclusivo, y por otro lado, para impedir el registro y utilización de nuevas marcas idénticas o semejantes (tanto en denominación como en representación) para la comercialización de productos idénticos o similares, e incluso para productos distintos en caso de tratarse de marcas notorias y renombradas.

¿Qué riesgos corren aquellas empresas y particulares que no lo hagan?

El no registro de la marca, acarrea innumerables consecuencias, pudiendo citar como fundamentales las siguientes:

1) Pese a que la utilicemos en el tráfico económico, no tenemos la propiedad sobre dicho signo distintivo, por lo que otros particulares o empresas, podrán hacer uso del mismo signo distintivo; y

2) Cualquier tercero podrá registrar la marca que hemos venido utilizando, y obligarnos a dejar de utilizarla a nosotros, a pesar de que su registro sea posterior a nuestra utilización.

Estas dos consecuencias citadas, engloban la consecuencia fundamental de la pérdida de identidad, la pérdida de la cualidad de «poder ser diferentes y únicos», la pérdida de nuestra supremacía en el mercado.

No hay que olvidar que nuestros clientes y potenciales clientes, asocian nuestra imagen corporativa con nuestra forma de trabajar, nuestro grado de excelencia, la calidad de nuestros productos y servicios, y es la marca, la que permite diferenciar ese compendio intangible que transmite nuestra filosofía social.

Podemos trabajar e invertir durante años para generar marca, y perder todo ese esfuerzo en cuestión de minutos.

¿Es Internet un entorno especialmente propenso a la suplantación de identidad empresarial?

Obviamente, Internet es un entorno propicio para las vulneraciones de marcas, para la utilización de marca ajena. Es un nuevo medio que democratiza el acceso y facilita nuevos canales de marketing y distribución, creando un entorno perfecto para el contacto directo de los clientes con las marcas, y por tanto, para la utilización de marcas ajenas de forma fraudulenta, para alterar las condiciones del libre mercado y de la competencia leal.

Existen y han existido siempre las imitaciones y falsificaciones de marcas, y las utilizaciones de marcas ajenas, especialmente de las de reconocido prestigio, pero con el nacimiento y desarrollo de Internet y de las nuevas tecnologías, está extendiéndose cada vez más, la práctica del uso de marcas registradas ajenas como palabras clave, para atraer al consumidor que utiliza los motores de búsqueda en Internet.

Con ello nos referimos al uso de las marcas como Meta-tag (incorporación del signo distintivo en un apartado específico del código fuente de un documento HTML y que sugieren a los buscadores cuál es el contenido de la página web que corresponde), Keyword (palabra clave que se adquiere en un buscador y que da lugar a que aparezca un anuncio publicitario cuando se introduce dicha palabra) o Adword (sistema keyword utilizado por Google para la publicidad patrocinada).

Este uso de marcas ajenas como palabras clave, es un recurso de los infractores para redirigir al consumidor que navega en Internet, a través de motores de búsqueda, hacia sus propias páginas web.

¿Cómo podemos defendernos ante una agresión a nuestra marca en la red?

Las infracciones de los derechos marcarios, se vienen realizando tanto online como offline. El procedimiento en el que ampararnos, será en todo caso el mismo.

En primer lugar, debemos siempre registrar nuestra marca en todas aquellas clases de productos y servicios en las que vamos a utilizarla. Éste es el primer paso para poder protegernos de manera efectiva y defendernos de las utilizaciones ilícitas ajenas de nuestro signo distintivo.

Una vez registrada la marca, es fundamental hacer, por un lado, un seguimiento oficial (de las nuevas marcas cuyo registro se solicita en la Oficina correspondiente) para oponernos a todo signo distintivo que entre en conflicto con el nuestro, y por otro lado, un seguimiento y análisis a través de los buscadores introduciendo nuestra marca, para comprobar qué direcciones web nos muestra.

Una vez acreditada la infracción marcaria, procedería el inicio de acciones legales frente al infractor, conforme a los artículos 41 y siguientes de la Ley17/2001 de Marcas.

¿Cuál es el procedimiento a seguir para aquellos que deseen registrar su marca?

Es un procedimiento administrativo, en el que se presenta una solicitud del registro de marca que se pretende, con todos los datos identificativos de su titular, e identificativos del propio signo distintivo, ante el Organismo Oficial que corresponda en su caso (en caso de registro a nivel nacional en España, se dirigirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas) y quedaremos protegidos desde el momento en que dicha solicitud se presenta, de tal forma, que si se concede el registro de nuestra marca, se concederá con efectos desde la fecha en que se presentó la solicitud.

¿Qué factores debemos tener en cuenta antes y después de hacerlo?

Antes de presentar la solicitud de registro de marca, debemos tener en cuenta dos factores fundamentales: 1) cómo queremos que sea nuestra marca y 2) qué productos y servicios queremos marcar en el tráfico económico con el signo distintivo a registrar.

No existe una fórmula clara que funcione en todo tipo de circunstancias y en todo tipo de productos o servicios, pero hay ciertas características, que coexisten en las marcas que triunfan:

a) Que el signo distintivo sea exclusivo y memorable

b) Que tengan una vocación clara de orientación hacia el consumidor

c) Que distribuyan sus productos y servicios online y offline (clicks and mortar)

d) Que creen valor emocional de marca (vinculación del consumidor con la marca)

Después de registrar la marca, es fundamental hacer un seguimiento del respecto a los derechos que otorga la misma. Hay que recordar, que aunque los derechos de Propiedad Intelectual son concedidos por el Estado, es responsabilidad del titular asegurar que sus derechos no sean infringidos y en caso de que así fuera, tomar las acciones apropiadas y perseguir a los infractores.

¿Qué coste puede llegar a alcanzar?

El coste varía en función del ámbito de protección en que se solicite su registro, y en función de las clases de productos y servicios en que se pretenda registrar.

Es decir, podemos registrar la marca como marca comunitaria, como marca internacional, o como marca nacional (en España o en cualquier otro país, únicamente con efectos de protección en ese país en concreto), y en función de la opción que tomemos, el coste será superior o inferior.

De igual modo, podemos registrar la marca, para la clase 38 de la Clasificación de Niza, relacionada con las telecomunicaciones, o para dicha clase, para la 35 relacionada con el marketing y la publicidad, y en la 45 relativa a servicios jurídicos, y en función de para cuántas clases solicitemos el registro, el coste será superior o inferior.

En todo caso, el registro de una marca nacional en España para una clase de productos y servicios, no suele superar los 500 euros, con los honorarios del profesional que lo tramita incluídos.

Si lo desea, puede completar esta información con el vídeo «ETAX ABOGADOS: ¿Por qué es importante registrar la marca?»:

Maitane Valdecantos Flores. Departamento Legal
Arantza Gómez Larreina. Departamento de Comunicación e Imagen

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